El pasado 8 de febrero se dio a conocer el veredicto que le daba a la marca francesa Hermés la victoria en la batalla legal que se enfrentaba contra Mason Rothschild, el artista digital que diseño una colección de NFTs con distintas variaciones del bolso Birkin de Hermés, llamado MetaBirkins. 

El Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York concedió a la marca francesa la razón y una compensación de 133.000 dólares por daños y perjuicios, esto por infracción de los derechos de marca registrada, su dilución y ciberocupación indebida, pues el artista registró el dominio MetaBirkins para vender sus NFTs. 

Hermés, en un primer lugar, le requirió, sin éxito, al demandado el cese de su actividad, por ello, decidió interponer una demanda contra este, las principales alegaciones de la casa de moda fueron: Que el demandado se estaba lucrando indebidamente de la fama de su icónico bolso, realizando un uso no autorizado de: (i) la marca registrada “Birkin”, al usar el término de “MetaBirkins” para nombrar la colección, denominación que aunaba el término registrado “Birkin” y el término genérico “meta” por la comercialización en el Metaverso; y (ii) de la marca tridimensional consistente en la forma del bolso Birkin, pues los MetaBirkins presentaban un aspecto casi idéntico al bolso comercializado en el mundo físico. Y que este uso no autorizado de sus marcas constituía un acto de competencia desleal que claramente generaba confusión a los consumidores, quienes podrían asociar por error los NFTs comercializados por el demandado con la firma de moda francesa. 

A su vez, Rothschild solicitó una desestimación de la demanda interpuesta por Hermés, alegando que los MetaBirkins constituían una expresión artística amparada en la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y que, en aplicación del Test de Rogers (criterio jurisprudencial establecido en el caso Rogers v. Grimaldi), el uso del término “Birkin” en su obra era meramente referencial. Además, no existía riesgo de confusión porque el demandado comercializaba los Metabirkins bajo un aviso en su sitio web en el que indicaba que no se trataba de bolsos Birkin y negaba cualquier relación con Hermés. Por último, el artista junto con sus abogados aseguraron que los NFT eran arte realizado como una metáfora del consumismo, básicamente como crítica al uso de pieles en artículos de lujo y como símbolo cultural de “riqueza y estatus enrarecidos”, por lo que invitaban a ver el contexto de su realización.

En el análisis de este caso, el jurado fallo a favor de Hermés pues considero que la colección de Rothschild no eran obras de arte sino mercancías sujetas a las leyes de protección de propiedad industrial, por lo cual, se estableció que las marcas en el mundo virtual también pueden ser competidoras entre sí, si intentan operar con el mismo nombre o similares que puedan llegar a confundir a los clientes, como ocurría en este caso, pues era bastante probable que los consumidores confundieran la colección de Rothschild con lanzamientos oficiales de NFT de la icónica marca francesa. Asimismo, estableció que se infringen los derechos de autor, pues “los artistas deben tener en cuenta que no es la creación de arte lo que es problemático, sino la forma en que se marca y empaqueta a los consumidores lo que puede terminar infringiendo los derechos de propiedad intelectual”.¹

De este modo, este caso constituye un hito por ser el primer pronunciamiento que, en el marco de un procedimiento judicial, analiza la aplicabilidad del derecho marcario en el metaverso; demuestra que los propietarios de marcas registradas pueden evitar que terceros usen sus marcas en NFT que lleguen a confundir potenciales consumidores; por lo cual, sugiere que los derechos de propiedad intelectual deben aplicarse y hacerse cumplir en el metaverso como en el mundo real. Además, esto a futuro afectará la forma en que los artistas puedan promocionar y vender sus obras, aparte de ser una advertencia para quienes buscan expandirse en el espacio digital con el fin de evitar que hagan uso de nombres de marcas conocidas para atraer clientes. 

Por último, en razón a esto, será interesante ver el impacto que esta decisión generará, empezando por el interés de propietarios de marcas por asegurar la protección de estas en relación con NFTs y bienes virtuales. 

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REFERENCIAS 

_{Dickinson, C. (2023). Hermés vs. “MetaBirkins”: trademarks entering the Metaverse. Lexology. https://www.lexology.com}

_{1. Ramos, R. (2023). Hermés gana la batalla de los MetaBirkins, ¿afectará esto a los demás creadores de NFT?. LexLatin. https://lexlatin.com/}

_{Sanchez, A, Conde, P. (2023). Victoria de Hermés en el metaverso frente a los NFT MetaBirkins. CuatreCasas. https://www.cuatrecasas.com}

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